关于微生物领域发明专利申请创造性问题的简析

摘要：创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。发明具有突出的实质性特点指的是对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的；发明有显著的进步指的是发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。本文结合案例对不同类型的微生物领域发明专利申请的创造性答复手段进行讨论，为更科学、合理地利用知识产权来保护微生物及其应用的发展提供参考。

关键词：微生物；创造性

引言：就专利保护主题而言，专利申请可划分为产品申请和方法申请，对于产品申请，微生物领域发明专利申请主要是新微生物主体和已知微生物的组合物；对于方法申请，微生物领域发明专利申请主要是新微生物的新应用、已知微生物的新应用，以及已知微生物组合后的新应用。本文针对不同类型的微生物领域发明专利申请，总结了答复重点，具体为：

1.新微生物，但与同属或同种微生物具有相同功能。

案例1：

权利要求1为：一种沙福芽孢杆菌微生物X3，Bacillussafensis，所述微生物X3的保藏编号为CGMCCNo.12313。

权利要求2为：沙福芽孢杆菌微生物X3在植物种植中的应用。

权利要求3～10是权利要求2的从属权利要求。

审查意见通知书中指出，D1（CN105255770A）公开了沙福芽孢杆菌（Bacillussafensis）JX9，且该微生物具有降解无机磷和生产吲哚乙酸的能力。本领域技术人员根据相同属性或相同种的微生物的已知功能，能够显而易见推测本申请保护的微生物的具有相同的用途。

本领域技术人员公知的，微生物的种类繁多，同种不同株的微生物的作用是完全不同的，而通过相同种的微生物的作用推断新的微生物的作用是不严谨的、不科学的；同时在《专利审查指南2020》有如下描述：“如果与应用已知的、属于同一个属中的另一微生物相比，该微生物的应用产生了预料不到的技术效果，那么该微生物应用的发明具有创造性”。

具体到本案，本申请中微生物与D1是同属不同种的两种微生物，因此并不能根据D1就能毫无疑义地推断得出本申请中的微生物具有与D1中的微生物作用是相同的结论；再者，结合实验以及实验数据对比，相同条件下本申请中的微生物降解磷的浓度比D1中微生物降解磷的浓度高出9倍还多，是取得了预料不到的。

在新微生物、应用与同属或同种微生物相同的情况下，论述创造性时，微生物本身是否有创造性，关键还是在于微生物是否取得了预料不到的技术效果。

2.微生物是新的，微生物的应用同样是新的。

权利要求1为：一株防治黄萎病的韦氏芽孢杆菌，为韦氏芽孢杆菌（Bacillusweihenstephanensis）SM19。

《专利审查指南》中提到“与已知种的分类学特征明显不同的微生物（即新的种）具有创造性。如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明具有创造性”。

具体到本案，本申请所要保护的微生物是新的，是与已知种分类学上有明显不同；且微生物本身同样取得了本领域技术人员预料不到的技术效果，即现有技术中尚未关于韦氏芽孢杆菌在防治黄萎病中的应用的报道，是符合《专利法》第22条第3款创造性的规定的。在论述创造性时，需要从微生物本身是否具有创造性考虑，应用为辅。

3.微生物是已知的，但与同属或同种微生物的功能不同。

如果该微生物被现有技术报道过，那么该微生物就已经被公开，因此微生物本身是不具备新颖性的。若保护的是已知微生物的新应用，即本申请保护的微生物是取得了本领域技术人员预料不到的效果，那么已知微生物的新应用是可以得到保护的。

案例3：

权利要求1为：马来西亚链霉菌F913在防治动植物病原真菌中的应用。

权利要求2～3是权利要求1的从属权利要求。

本案中，本申请保护的是已知微生物的新应用。虽然本申请采用的是现有技术公开的微生物，但该微生物的应用是取得了本领域技术人员预料不到的技术效果的。因此，该微生物的新应用是具有创造性的，是符合《专利法》第22条第3款创造性的规定的。因此，在微生物是已知的、该微生物的应用是新的情况下，则需要考虑微生物的应用是否具有非显而易见性以及是否取得了预料不到的技术效果。

4.对已知微生物进行组合，组合后复合微生物的功能是没有公开的。

案例4：

权利要求3为：一种除臭菌剂在制备抗氧化肽中的应用，该除臭菌剂包括青春双歧杆菌和嗜热链球菌的混合菌液；所述混合菌液，青春双歧杆菌的菌液和嗜热链球菌的菌液的体积比为1～2：1～3。

审查意见通知书中指出，审查员指出D2（利用新分离青春双歧杆菌制作酸奶的研究）公开了利用青春双歧杆菌和嗜热链球菌用于酸奶发酵能够用于蛋白水解，因此，权利要求3不具备创造性。

本案中：本申请和D2属于相同的技术领域，但技术方案是不同的，即虽然采用的微生物是已知的，但本申请制备得到的是的抗氧化肽。

虽然本申请的微生物都是已被现有技术公开，但这并不代表本申请微生物的组合以及本申请提供的微生物组合后所带来的技术效果就是显而易见能够被预测得到的。D2和本申请虽然制备得到的都是肽，但D2和本申请制备得到的肽作用是不同的。故本申请技术问题解决就不能通过简单地将已知微生物进行简单的组合就能够实现了。因此，在微生物已知的情况下，对已知微生物进行组合地得到的复合微生物达到的技术效果是需要被充分考虑的。

结论与讨论

微生物及其应用的专利申请，在创造性答复时，可先考虑微生物本身是否具有创造性；若微生物本身不具备创造性，则需要考虑微生物的应用是否具有取得了预料不到的技术效果，从而有可能使专利答复取得更好的效果。而且实验数据可以通过与现有技术的类似的微生物进行对比，凸显效果数据，从而重点突出微生物取得的效果是显著的，甚至是预料不到的，有利于专利的授权。因此，在审查意见答复工作中，不仅要充分考虑微生物本身是否具有创造性；还需考虑微生物的应用是否是显而易见的，以及该微生物是否取得了预料不到的技术效果。