• 收藏
  • 加入书签
添加成功
收藏成功
分享

浅谈实用新型的《专利法》第二十六第三款审查意见的答复策略

王钟楠
  
卷宗
2023年4期
北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司

摘要:本文旨在探讨几种常见的《专利法》第二十六第三款审查意见的答复思路,并浅析在撰写时如何避免此类审查意见。

关键词:审查意见答复;《专利法》第二十六第三款;说明书

《专利法》第二十六第三款的内容如下:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。说明书及附图主要用于清楚、完整地描述发明或者实用新型,使所属技术领域的技术人员能够理解和实施该发明或者实用新型。

一、常见的关于《专利法》第二十六第三款的审查意见

对于机械领域,常见的关于《专利法》第二十六第三款的审查意见包括以下几种:1、背景技术的描述过于笼统,不够准确,本申请对现有技术状况的认定不准确不客观,并非现有技术中实际存在的技术问题,本领域技术人员无法明确本申请具体要解决的技术问题。因此,本申请的主题以及所要解决的技术问题、采用的技术方案和有益效果之间缺少必要的内在逻辑关系,本领域技术人员采用说明书记载的技术方案无法解决不确定的技术问题,也无法确定该技术方案相对于真正客观的现有技术具备怎样的有益效果,本申请说明书不符合专利法第二十六第三款的规定;2、根据说明书记载,通过某一或某些技术特征无法达到相应的技术效果,不清楚某一或某些技术特征如何正常工作,对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法实现,附图中也缺少实施该设想的具体产品结构,使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,因而不符合专利法第二十六第三款的规定;3、本申请所使用的技术手段与本领域的常规认知不相符,对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,因而不符合专利法第二十六第三款的规定。

二、答复思路

无论是哪种审查意见,建议答复之前,先与审查员进行沟通,看审查员是否给出指导性的修改建议,如审查员给出了修改建议,即可按照审查员的建议进行修改;如审查员未给出任何建议,可以参考以下几种答复方式。

针对第一种审查意见的答复,首先,可在申请文件背景技术的基础上,对现有技术进行扩展,推导出申请文件记载的技术问题即现有技术中存在的技术问题;然后,论述申请文件为了解决上述技术问题公开了哪些技术特征;最后,通过公开上述技术特征,论述能够得到相应的技术效果;因此,申请文件的说明书记载的内容是能够构成一个清楚完整的技术方案,本领域的技术人员采用说明书记载的技术方案能够解决背景技术中记载的技术问题,并且能够获得相应的有益效果。此外,可引证《专利法》法条和《审查指南》的对背景技术的规定,说明申请文件的背景技术符合要求;还可请审查员对更接近的现有技术进行举证,然后再判断权利要求记载的技术方案与更接近的现有技术相比是否能够解决技术问题。

针对第二种审查意见的答复,可以对审查意见中指出的“不清楚某一或某些技术特征如何正常工作”进行举证,举证时,注意提供的(专利)文献一定是在申请文件申请日前的现有技术,结合证据详细描述某一或某些技术特征的工作原理,表明其是本领域技术人员所公知的常识,即某一或某些技术特征的工作原理是清楚的,并结合申请文件的技术方案,详细论述某一或某些技术特征与其他技术特征的关系、工作过程,用推导论述的方式得出申请文件能够达到的技术效果。

针对第三种审查意见的答复,对审查员认为“本申请所使用的与本领域的常规认知不相符”的技术手段进行现有技术的举证,证明其是公开的、符合常规认知的现有技术。

在对以上几种审查意见进行答复时,建议在申请文件的基础上结合现有技术,以推导的方式得出相应的工作过程和技术效果,避免所论述内容无法通过申请文件和现有技术得出。

三、总结

通过实际工作中的审查意见的答复,在撰写时应尽量避免此类审查意见。笔者认为,在撰写之前应进行初步检索,了解现有技术,并探寻现有技术中真正存在的问题,在背景技术中引用(专利)文献,这样,在权利要求的撰写时更具有针对性,避免权利要求一味追求过大的保护范围,而忽略了现有技术中实际存在的技术问题所需要采用的技术特征。

在撰写说明书的具体实施例时,尽可能详细介绍各结构的连接关系及工作原理,并确保其准确性,避免与常规认知不相符的情形,如涉及现有的结构或工作原理,应提供现有的结构的具体型号,或者引用现有技术。对于说明书附图,要尽可能详细地展示各结构的具体结构以及各结构的连接关系,并确保说明书附图准确无误。

总之,在撰写前,要充分了解现有技术;在撰写时,要表达清楚、逻辑清晰,尤其是实施例部分,要描述完整、确保能够实施,全面体现技术贡献,说明书在确保充分公开的条件下,恰当地保护技术秘密。

参考文献

[1]中华人民共和国专利法[M].北京:知识产权出版社,第4版,2009年1月.

[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指(2010)[M].北京:知识产权出版社,第1版,2010年6月.

*本文暂不支持打印功能

monitor